Bilski案尘埃落定美发布专利审查备忘录

　　据美国知识产权所有人协会和美国专利商标局网站报道，近日，备受关注的Bilski案终于尘埃落定。美国联邦最高法院判定维持联邦巡回上诉法院对Bilski案的判决，认定“案件所涉专利运用对冲原理规避能源市场风险的方法是不可专利性主题”。 

　　据了解，1997年4月，发明人Bilski和Warsaw向美国专利商标局提交该方法专利申请。1999年3月进入实质审查，其权利要求全部遭到驳回。2000年4月，Bilski向美国专利复审委员会提出上诉，经2003年和2006年两次审理后，再遭驳回。Bilski不服，于2006年11月向美国联邦上诉巡回法院提出上诉；2008年10月联邦上诉巡回法院做出判决，维持专商局的驳回裁定。Bilski还是不服，又于2009年1月向联邦最高法院提出上诉；2009年6月联邦最高法院决定受理此案。

　　尽管联邦最高法院9位大法官一致同意，Bilski所主张专利的方法属于不可专利的抽象概念，但判决理由却不尽相同。9位大法官以5票支持4票反对的比例作出最终判决意见。肯尼迪大法官出具12页的判决意见书，并得到了5位大法官的支持。最高法院肯定了法律原理、物理现象和抽象概念属于不可专利的主题，认定“机器或者转换”判断标准对于评判方法是否符合《美国专利法》第一百零一条规定的可专利性要求是有用且重要的根据，但不是唯一的判断标准；《美国专利法》第一百零一条并未将商业方法完全排除于法定“方法”之外。商业方法的可专利性得到1999年颁布的《美国专利法》第二百七十三条的支持，该条款规定商业方法只是一种，至少在特定条件下，符合第一百零一条可专利性要求的方法。

　　以斯蒂文大法官为代表的少数派亦撰写了长达47页的意见书，对最终判决结果的上述判决理由不予赞同，坚持认为商业方法是不可专利的主题。斯蒂文希望恢复专利法律法规的历史和宪法本意。斯蒂文表示：上述5位法官根据“普通的、当代的、共同的含义”来解释《美国专利法》第一百零一条是有缺陷的；商业方法不属于第一百零一条规定的“方法”；早期美国专利法律法规中的“实用技术”并未包括商业方法；《美国专利法》立法历史中出现的“太阳下的一切新东西”这个短语在本案中被引用得超出了立法原意；针对《美国专利法》第二百七十三条的争论是有缺陷的；商业方法专利可能阻碍合法的竞争和创新。

　　这一判决对于软件和医药行业也许是好消息，生物技术行业组织以及先进医疗技术协会纷纷对此表示欢迎，认为联邦巡回上诉法院将“机器与转换”作为可专利主题的唯一判断标准过于严格，而最高法院的判决意见将更有利于创新。美国法学会和美国律师协会也对最高法院的判决表示满意，认为对《美国专利法》的宽泛解释将为更广泛的专利主题打开大门，能够激励未来重要但尚未可知领域的创新。但业内人士也表示判决并未清晰界定“抽象概念”的定义，最高法院法官也表示，对于何谓不可专利主题没有提供满意的解释。

　　美国专利商标局就专利审查员如何应用美国联邦最高法院对Bilski案的判决意见处理可专利主题问题发布了备忘录。该备忘录由负责专利审查政策的代理副专员签署，指示审查员继续使用现行审查指南进行审查。现行指南是在2009年6月美联邦最高法院决定听审Bilski案后，美国专利商标局根据联邦巡回法院所作出的将“机器或转换”标准作为评判可专利主题唯一标准的判决发布的。备忘录规定，如果所主张的方法不能满足“机器或转换”评判标准，审查员应该根据《美国专利法》第一百零一条驳回该权利要求，除非有明确迹象显示该方法不属于抽象概念。如果审查员根据第一百零一条以抽象概念为由驳回权利要求，则申请人有机会就所主张方法不属于抽象概念阐述理由。有业界人士称，美国专利商标局所发布的备忘录内容较为保守。

　　目前，美国专利商标局正在研究Bilski案的判决，并即将根据第一百零一条就可专利主题发布进一步解释的指南。