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近日,美国专利商标局(USPTO)专利审查与上诉委员会(PTAB)发布了一项通知,旨在更新《审查实践指南》。对从业人员而言,指南最大的变化之一莫过于再答复(sur-replies)得到认可,这意味着异议方对绝大多数审查意见书(trial briefings)拥有最后发言权。与专利所有人和申请人不无关系的是,新指南进一步调整了与PTAB启动审查所需考量因素有关的规则。

《审查实践指南》现在承认,在《美国发明法案》(AIA)中,国会特别赋予USPTO局长制定相关条例的权利,包括设定启动复议(review)和管理复议的标准。除其他考量因素外,AIA要求USPTO局长考虑任何此类复议与USPTO其他程序之间的关系,并允许USPTO局长拒绝启动复议,即使启动复议的实质性要求已满足。就此而言,国会特别指示USPTO局长“考虑任何相关条例对经济、专利体系完整性、USPTO的高效管理以及USPTO及时完成依本章启动的程序的影响”。

《审查实践指南》指出,在General Plastic公司诉Canon Kabushiki Kaisha一案中,PTAB认可AIA的目标,但还认识到相关方可能会通过反复攻击专利来滥用复议程序。General Plastic案列举了7个非排他性因素,但《审查实践指南》指出,即使启动复议的标准已满足,但考虑到经济、专利体系完整性、USPTO的高效管理以及USPTO及时完成相关程序会受到影响,USPTO局长可驳回复议请求。

关于引证技术,PTAB规定了几个非排他性因素,包括请求人是否已充分说明USPTO在评估系争技术时存在不足,系争技术与现有技术之间的相似与实质性区别,系争技术的累积本质,在审查过程中系争技术的评估情况。《审查实践指南》并没有完全将解释区别的责任转移给请求人,但将展示相似的责任施加给专利所有人。

参议员奥林.哈奇(Orrin Hatch)认识到USPTO审查程序与《药物竞价及专利权恢复法案》(亦称为《哈奇-沃克斯法案》)程序之间的冲突。哈奇近期推出了《2018哈奇-沃克斯诚信法案》,旨在阻止挑战药品专利的替代性程序偏离《哈奇-沃克斯法案》的设计。

尽管最新的《审查实践指南》并未具体谈到药品专利或《哈奇-沃克斯法案》,但却指出“无论在USPTO、联邦地区法院还是国际贸易委员会就同一专利提起其他程序,PTAB均拥有启动或不启动复议的自由裁量权。如此一来,当启动复议产生《2018哈奇-沃克斯诚信法案》力图避免的冲突时,专利所有人和USPTO仍有机会拒绝启动审查。

因此,尽管新版指南让规则朝正确的方面迈进一步,但授权后程序作为中立程序被各方接受还需要更多努力。若可行,PTAB应尽力采用联邦地区法院在审理专利案件时使用的久经时间考验的举证和推定方案及其他程序。

为了让AIA的授权后复议程序以及双方复议程序经久不衰,《审查实践指南》应进一步让专利所有人和请求人看到国会所期待的指南的样子,USPTO局长应考虑有关AIA的各种因素,并要求PTAB开展公平公正的复议程序,以及时得到正确的裁定。(编译自www.ipwatchdog.com)

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